■南京办公室 刘国林 陈卓

      2015年11月26日，最高人民法院就“PRETUL”商标侵权案作出终审判决，认定浙江省浦江县亚环锁业有限公司根据墨西哥储伯荷拉密斯塔斯公司的委托，在其生产的挂锁上使用“PRETUL”相关标识的行为，不属于商标法意义上的商标使用，未构成对香港莱斯防盗产品国际有限公司拥有的“PRETUL及椭圆图形”注册商标专用权的侵犯，据此撤销了一审及二审判决，驳回莱斯公司的诉讼请求。最高法院的此判决为涉案定牌加工（国内的加工商接受境外商标专用权人或使用权人委托，生产产品并在该产品上贴附委托人提供的商标，后将该批产品全部交还给委托人而不在国内销售）商标侵权案件设定了具体的标准。但在具体引用和借鉴最高院认定标准时，仍有需要具体考量的地方。江苏高院就二起涉外定牌加工商标侵权案件做出的终审判决值得关注。

      在喻德新、江苏佳弘国际贸易有限公司、淮安佳弘五金刷业有限公司与沭阳县奋进制刷厂、沭阳中远进出口有限公司等侵害商标权纠纷一案中（简称“SOYODA案”，案号为［2012］苏知民终字第0297号），江苏高院运用与最高法院相同的标准，认定国内加工商不构成侵权，维持了一审法院驳回喻德新等诉请的原判。但在上海柴油机股份有限公司（简称上柴公司）与江苏常佳金峰动力机械有限公司（简称常佳公司）侵害商标权纠纷一案中（简称“东风案”，案号为［2015］苏知民终字第00036号），江苏高院却撤销了一审法院的判决，认定国内加工商构成侵权。

      上柴公司最早自上世纪60年代开始陆续注册了“东风”系列商标，印尼PT ADI公司于1987年在印尼注册了“DONG FENG（东风）”商标，使用范围与上柴公司持有的商标的使用范围基本一致，包括各种柴油发动机和柴油发电机等。2013年，印尼PTADI公司委托常佳公司生产柴油机及柴油机组件并贴附“DONG FENG（东风）”商标，出口印尼并仅在印尼销售。据此，上柴公司诉请法院停止常佳公司的商标侵权行为并赔偿损失。一审法院驳回了上柴公司的全部诉请，江苏高院撤销一审判决，改判认定常佳公司需承担侵权责任。

      看似相似的两个案例，却在终审判决中出现了不同的结果，这并不意味着江苏高院认定涉外定牌加工商标侵权案件的标准发生了改变，而是恰恰反映了江苏高院在处理涉外定牌加工商标侵权案件中的突破与创新。

      在涉外定牌加工的业务结构中，存在国内加工商、境外委托人和国内商标权人三方主体，该三者间的利益冲突往往是此类纠纷的起因，而如何合理、合法地平衡三者间的利益并贯彻诚信原则，是江苏高院评判此类案件的侧重所在。

      1、对国内商标权人和境外商标权人商标注册的正当性审查

      江苏高院认为，在存在三方主体的涉外定牌加工商标侵权纠纷中，首先要解决的是国内商标权人和境外商标权人的利益冲突问题，解决这一问题的着手点在于分别对其商标注册行为的正当性进行考察，依据相关法律、条约和诚实信用原则，判定特定主体是否存在恶意抢注行为。

      在“SOYODA案”中，境外商标权人注册在前（2000年），国内商标权人注册在后（2003年），二者所注册的商标的使用范围一致；国内商标权人在注册商标前曾与境外商标权人的国内代理商发生过贸易行为，存在知晓该商标及其价值的可能性；国内商标权人注册商标后直至发生本案纠纷时，从未自行或授权他人使用过该商标，据此，一、二审法院均认为国内商标权人涉嫌恶意抢注，注册行为不具有正当性，境外商标权人及国内加工商的行为具有合法性。

      在“东风案”中，姑且不讨论上柴公司与印尼公司在印尼诉讼的情形及江苏高院对此的认定是否正确，仅就江苏法院做出判决的认定标准看，上柴公司自60年代起即陆续注册系列商标并向印尼出口贴附相关商标的产品，印尼公司在80年代才注册讼争商标，二者使用范围都包括柴油机产品；印尼公司注册的商标文字为汉语，并非印尼通行语，显然不合理。据此，二审法院认为境外商标权人涉嫌恶意抢注，注册行为不具有正当性，国内商标权人的利益更值得保护。

      商标的正当性使用是商标侵权的抗辩切入点之一，在涉外定牌加工中，受制于商标保护的地域性，委托人可以采用定牌加工的方式规避商标侵权的法律风险。在此情况下，如果机械地受制于地域性，国内商标权人的权利可能得不到有效的保护，为此，在认定此类案件是否侵权时，还应当考虑两个商标权利人注册和使用商标的动机，是否存在有违诚信的情形。这符合我国《商标法》第七条、第九条的规定和《保护工业产权巴黎公约》第六条之五的规定。

      2、根据正当性审查的结果施加给国内加工商不同程度的注意义务

      完成了对两个有冲突的商标权人的注册行为的正当性审查后，江苏高院根据不同的情况对国内加工商设定了不同程度的注意义务。

      在“SOYODA案”中，由于境外商标权人的注册行为具有正当性，法院认为国内加工商只需承担审查或合理注意义务即可。国内加工商在查验了委托人的相关商标权属材料，核实了授权委托书，确认了授权的有效性后，其在接受定牌加工委托时即已履行法定义务，没有过错。

      在“东风案”中，由于境外商标权人的注册行为不具有正当性，法院认为国内加工商除了要承担更高程度的合理注意义务之外，还需承担避让义务。二审法院指出，在“东风”商标已是驰名商标，且常佳公司曾因涉嫌商标侵权与上柴公司达成过和解协议的背景下，常佳公司应当知晓继续实施定牌加工行为可能会再次造成侵权，因此，常佳公司在前期完全核实委托人的商标权属状况后，应当知晓境外商标权人的商标注册不具有正当性，此时应当履行避让义务，不予接受委托，常佳公司继续接受委托的行为违反了法定义务，具有过错。

      在涉外定牌加工中，由于可能对国内商标权人的权利有所影响，受托人随之产生一种为了避免对国内权利人造成损害而需加以合理注意的法定责任（注意义务），如违反此法定责任，没有尽到合理的注意义务，则可能构成侵权。注意义务是一项法定标准，如何认定则需要法官根据案件的具体情况界定行为人应当履行注意义务的具体内涵。在上述两案中，国内加工商均持有委托人的商标权证书，但基于交易背景事实的不同，江苏高院根据此差异化的背景对受托人分别设定了不同的注意义务内涵，充分体现了注意义务在具体案件中的个性化特征。

      3、审查案涉定牌加工行为是否造成损害或具有造成损害的可能性

      在“SOYODA案”中，江苏高院认为，国内加工商生产的贴牌产品最终全部返销至委托人处，不会进入国内流通环节，并无使得国内消费者发生误认或混淆的可能性；国内商标权人在注册商标后至本案纠纷发生前，并未真实在产品上使用过该商标，也从无可能进入委托人所在地区的市场，所以，案涉定牌加工行为并无侵害国内商标权人利益的可能性，国内商标权人的诉请无法得到支持。

      在“东风案”中，上柴公司的产品在60年代即已进入印尼市场，并且在本案纠纷发生时依然行销多国，具有一定的国际知名度，虽然印尼公司获得的相关商标权利会阻碍上柴公司的产品继续进入印尼市场，但是，上柴公司的品牌影响力和商誉在印尼相关市场中依然会延续，案涉定牌加工行为具有侵害上柴公司在印尼市场中的品牌影响力或商誉的可能性，具有造成实害的可能，因此，法院认定国内加工商的行为构成侵权。

      江苏高院认定的突破之处在于对涉外定牌加工商标侵权案件中损害的认定不局限于在中国境内是否销售的问题。如果对国内商标权人在境外一定的市场包括潜在市场中的利益有造成损害的可能，也可以作为存在损害的情形。

      如上所述，江苏高院在确定涉外定牌加工商标侵权案件的标准时，从商标保护的国际视野出发，根据不同的案件事实，灵活运用国内法准则，使得个案的处理更加符合法律的精神。

【作者：刘国林，山西隆诚（北京）律师事务所南京办公室律师；陈卓，山西隆诚（北京）律师事务所南京办公室律师助理】□